NOM DE DOMAINE : QUELLE PROTECTION ?

Doubler son dépôt de marque à l'INPI par un dépôt en NOM DE DOMAINE :

La jurisprudence actuelle rend le dépôt de votre marque à l'INPI dans la classe 38 (communication & prestation de services électroniques) inutile : c'est le contenu du site qui détermine ou non un cas de contrefaçon ou de parasitisme.

Il faut enregistrer la marque auprès des organismes de "nommage" (AFNIC pour le .fr, INTERNIC pour le  .com, etc...) ce qui peut s'effectuer par Internet et pour un coût raisonnable.

Cet enregistrement est régi par des règles nationales et internationales qui - si elles n'étaient très simples - contrediraient l'idée suivant laquelle Internet est une zone de non droit.

Ces règles sont très simples puisqu'il faut et il suffit pour enregistrer un nom en nom de domaine qu'il n'ait pas jusque-là été enregistré sous l'extension. C'est la règle du premier arrivé/premier servi qui prévaut.

D'où les abus de certains spéculateurs peu scrupuleux qui, profitant du manque de diligence des entreprises, se sont appropriés leur nom en le déposant comme nom de domaine et privant ainsi le titulaire du droit d'utiliser sa marque comme adresse Internet, sauf, et c'est l'objectif poursuivi, à le leur racheter ...

Il faut donc penser à doubler ses dépôts INPI d'un enregistrement en nom de domaine. Pour certaines marques, il peut être utilement recommandé d'enregistrer des noms approchants, phonétiquement et orthographiquement, et cela sous les différentes extensions les plus courantes (.com, .fr, .net,...).

En savoir plus :

En cas d'usurpation, quels recours ?

L'antériorité du nom de domaine sur la marque

Voir également la publication de Maître Nathalie CASTAGNON  " INTERNET et RESEAUX DE DISTRIBUTION : lequel des deux contractants doit-il solliciter l'autorisation de l'autre pour créer un site Internet ?"  Revue du Jurisclasseur Contrat Concurrence Consommation octobre 2003

Plaçons-nous dans la désagréable hypothèse où vous vous apercevez que votre marque est utilisée et donc enregistrée comme nom de domaine par un tiers. Il convient de savoir si un site est bien exploité sous cet enregistrement, et si oui pour quels produits ou services.

Devant une pratique purement abusive consistant à inscrire la marque comme nom de domaine, non pour exploiter un site mais à la seule fin de revendre cette inscription à son titulaire, la jurisprudence habituelle sanctionne l'usurpateur, sur le fondement de la contrefaçon.

S'agissant de l'hypothèse où un site serait bel et bien exploité sous le nom, la question est plus délicate car le juge ne sanctionnera pas forcément le déposant du nom de domaine, mais s'attachera d'abord à l'examen de son site. Sur le terrain du droit des marques, et donc notamment la contrefaçon, la plainte ne sera accueillie que pour autant que le site couvert par le nom de domaine litigieux est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public qui croit accéder au site du titulaire de la marque. Autrement dit, le site doit concurrencer les produits ou services que le titulaire de la marque avait désigné sous ce nom (principe dit de spécialité : le nom est protégé dans les classes de produits désignées par le titulaire)

Cela signifie encore que si le site en cause ne concerne pas des produits ou services couverts par le dépôt INPI, le titulaire ne pourra invoquer l'action en contrefaçon, ou en concurrence déloyale, à l'encontre du déposant de sa marque comme nom de domaine (jurisprudences ayant débouté les titulaires : Zebank CA Versailles 22/11/2001; Saveurs-senteurs-création TGI Nanterre 21/01/2002; Locatour.com TGI Paris 9/07/2002; Leonardo TGI Nanterre 28/05/2001)

Il existe donc un réel danger à voir sa marque valablement déposée par un tiers comme nom de domaine, et donc rendue désormais indisponible pour le titulaire pour nommer son site Internet. Il lui restera à proposer au déposant du nom de domaine le rachat de son enregistrement (affaire Vivendi pour Vivenzi.com)

Les marques notoires jouissent cependant d'une protection plus grande dans la mesure où les juges n'examinent pas le contenu du site litigieux pour déduire que cet usage constitue une contrefaçon ou autres faits de concurrence déloyale (parasitisme) Le fait en effet d'enregistrer une marque connue comme nom de domaine dénote à l'évidence une volonté consciente d'exploiter de façon injustifiée cette notoriété.

Comme toujours, mieux vaut donc prévenir tout risque et enregistrer sa marque comme nom de domaine.

Le nom de domaine, nouveau-né, revendique toujours plus haut et plus fort sa place dans la reconnaissance de droits. La jurisprudence a consacré sa valeur, en annulant des marques déposées sur des noms couvrant des sites exploités antérieurement : dans les affaires Oceanet (TGI Le Mans 29/06/1999) et Vie.com (CA Paris 18/10/2000) les déposants de noms de domaines se sont avec succès opposé à l'enregistrement par des tiers du nom comme marque. Les juges ont estimé que l'antériorité de l'exploitation du nom sur un site s'opposait à la validité d'un enregistrement comme marque auprès de l'INPI. La condition de l'antériorité suppose donc que le site soit exploité avant l'enregistrement du nom usurpé comme marque.

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